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  商家泉:驰名商标的申请、保护与使用  
      
 

 

 

一、驰名商标对企业的好处

首先,要了解什么驰名商标,也就是驰名商标的定义,国家工商总局2003年颁布的《驰名商标认定和保护规定》给出了明确的定义:驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。根据该定义,驰名商标声誉要好、
中国驰名商标是根据《中华人民共和国商标法》以及依据该法制定的《商标法实施细则》和国家工商总局驰名商标认定和保护规定》来认定的。它是一个法律概念和法律保护手段,而不仅仅是由民间团体或有关行业管理部门评定产生、授予企业的一种荣誉,它的产生需要经过严格的法律程序。那么,某个商标被认定为中国驰名商标以后,能得到什么样的好处呢?
1、  驰名商标是一种无形财富,谁拥有了驰名商标,谁就等于掌握了点金术。
根据《中华人民共和国商标法》的规定,认定中国驰名商标,其目的在于解决商标权利冲突,保护驰名商标人的合法权益。经过认定以后,中国商标商标就可以享有《中华人民共和国商标法》规定的驰名商标的各项权利。
2、驰名商标被确认后,可以得到大于普通商标的保护。
认定驰名商标是解决商标侵权纠纷中的一种法律保护手段,它采用的是“个案认定”与被动保护的原则。已获得驰名商标的产品如果遇到侵权纠纷,可将驰名商标作为受过保护的记录,提交给国家工商总局商标局进行仲裁。
 
《中华人民共和国商标法》第13条规定:就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。
就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。
《中华人民共和国商标法》第41条第2款规定:被恶意注册的驰名商标所有人在请求商标评审委员会裁定撤销使其蒙受损失的注册商标时,不受本款中的五年的时间限制。
 
 国家工商总局《驰名商标认定和保护规定》第13条规定:当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记,企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。
 
 国家工商总局《驰名商标认定和保护规定》第14条规定:各级工商行政管理部门应当对驰名商标加强保护,对涉嫌假冒商标犯罪的案件,应当及时向有关部门移送。
这几条法规条文的意思就是说:
(1)被认定为中国驰名商标的商标,除了依法享有商标注册所产生的商标专用权以外,还有权禁止其他人在一定范围的非类似商标上注册或使用其驰名商标。
(2)在具有较强显著性和较高知名度的情况下,被认定为中国驰名商标的商标有权禁止其他人将其作为企业名称的一部分使用。
(3)在侵权认定时,如果原告是驰名商标所有人,则行政执法或司法机关判定被告与其商标近似的可能性就很大。
(4)随着互联网的蓬勃发展,对驰名商标的保护已延伸到了这个与现实相对应的虚拟空间中。也就是说,驰名商标的权力已经扩张到了网络领域,即绝对禁止他人恶意抢注驰名商标的域名权和注册、使用与他人驰名商标相同或近似的域名。
具体的讲,申请驰名商标对于商标的保护具有如下好处:
1、对抗恶意抢注;
2、对抗不同商品的相同(似)商标影响;
3、对于近似商标的认定更容易;
4、在立案调查假冒商标犯罪案件时,不受立案金额的限制;
5、防止其他公司以驰名商标为公司名称注册;
6、在电子商务中避免域名注册问题。
3、中国驰名商标能得到国外法律保护
 1883年签订的《保护工业权巴黎公约》第六条之二规定:公约的任何成员国,在本国法律允许的条件下,对于其他成员国主管机关认为该国一项商标已成为驰名商标,有义务予以保护。从1883年的《巴黎公约》开始,再到现在的TRIPS协议,很多国际性条约都对驰名商标给予了法律保护,而且这种保护是以特殊法律规定的形式给驰名商标以保护的。
4、  中国驰名商标是企业形象的代表
中国驰名商标是一个企业、一个城市、甚至一个地区的经济名片。驰名商标不单纯是一种智力成果,而且还是企业文化的象征,它是企业光辉形象的代表。实践证明,商标知名度越高,其含金量愈高,驰名商标不仅可使指定商品的身价倍增,而且还可以使企业的其他产品受益,提高企业对外部的吸引力,进而使企业的整体价值倍增。
驰名商标的拥有量是衡量一个地区经济发达程度的标尺,谁拥有驰名商标多就意味着谁拥有了滚滚财源。像我国广东、浙江、山东、江苏、福建等几个沿海省份,由于经济发达,他们拥有的中国驰名商标数量也是排名在全国前列的。
在市场竞争日益激烈的今天,驰名商标所起的作用与日俱增。对消费者而言,驰名商标意味着优良的商品品质和较高的企业信誉;对驰名商标所有人而言,驰名商标是宝贵财富,意味着广泛的市场占有率和超常的创业能力。在现代社会,消费者对商品的需求已不仅仅注重质量、外观等,而且讲究品位、时尚,代表着一定的身份和地位。因此,在科技日益发达、知识信息不断膨胀、生活水平不断提高的今天,商标本身蕴藏着巨大的无形资产,是企业不可或缺的宝贵财富。
一个驰名商标可以向购买者传递大量的有关它所代表的商品或服务的信息:优良的质量、质量的长期稳定性、对购买者消费习惯的适应程度及心理享受的满足程度等等。这些经过市场长期考验的信息既简化了购买者的购买行为,也简化了销售者的销售行为。换句话说,购买者在购买时无须逐一地去了解上述各种信息,而只须认准该商标即可,这就是建立在信任基础上的所谓“认牌购货”;销售者也无须不厌其详地去宣传上述信息,而只须在销售过程中通过广告等传播媒介重复自己的商标即可。因此可以说,驰名商标已经成为连续购买者与销售者的稳定的纽带.
 
二、驰名商标与著名商标、名牌产品、免检产品的区别
驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。驰名商标除具有显著性和可视性等一般商标的特性外,还有竞争力强、知名度高、信誉度好、影响范围广等特点。
著名商标是指具有较高市场声誉和商业价值,为相关公众所熟知,并依法被认定的注册商标。
名牌产品是指实物质量达到国际同类产品先进水平、在国内同类产品中处于领先地位、市场占有率和知名度居行业前列、用户满意程度高、具有较强市场竞争力的产品
国家免检产品是指产品质量长期稳定、市场占有率高、经济效益在行业排名前列、企业标准达到或严于国家有关标准的,以及省级以上质量技术监督部门连续三次以上抽查合格的产品。
三者的异同
驰名商标、著名商标、名牌产品和免检产品之间有许多相同之处,也存在显著区别,主要体现在以下几方面:
(一)是认定机构不相同:驰名商标由国家工商总局商标局或人民法院按司法程序认定,著名商标由省工商部门认定;名牌产品则是经过民间团体或有关行业管理部门评定产生的,它的目的是授予企业的一种荣誉;国家免检产品的认定机构为国家质量监督检验检疫总局。
(二)是认定标准不相同:驰名商标必须是为全国相关公众所知悉,认定需要严格的法律程序,在我国由国家工商总局商标局、商标评审委员会以及中级以上人民法院通过具体个案来认定。著名商标至少要为本省或本地(市)相关公众所知悉;名牌产品必须是具有市场知名度高的商标;国家免检产品是产品质量长期稳定,企业(国内外)有完善的质量保证体系,市场占有率高,经济效益在本行业内排名前列,产品标准达到或严于国家标准要求,产品经省级以上质量技术监督部门连续3次以上监督检查均为合格,产品符合国家有关法律法规和国家产业政策。
(三)是对商标是否注册的要求不相同:驰名商标可能是注册商标,也可能是非注册商标;而著名商标必须是注册商标;名牌产品和免检产品也不要求一定是注册商标。名牌产品是由各省(自治区、直辖市)质监部门经过初审、初选、公示、审议、公布等一系列程序,最后以国家质检总局的名义授予中国名牌产品称号,颁发中国名牌产品证书及奖牌,在有效期内可以使用统一规定的名牌产品质量标志;免检产品是由国家质量技术监督局在征求社会有关方面意见后,对免检产品予以审定,向符合规定条件的申请企业颁发免检证书,并向社会公告。
(四)是法律依据不同。中国驰名商标的认定是根据《中华人民共和国商标法》以及依据该法律制定的“商标法实施细则”和国家工商行政管理总局第5号令《关于驰名商标认定和保护规定》,企业的驰名商标必须向国务院工商行政管理部门商标局提出申请,经认定后才为驰名商标并享有驰名商标的各项权利。著名商标不是法律概念,一般是由省级工商局(包括部分市级工商局)认定,由地方性法规来规范。不享受在非相同或类似商品上的扩大保护,更倾向于在本省内享受一些特殊政策服务(比如说禁止他人在本省注册与商标相同的企业字号),也更倾向于是一种企业荣誉。名牌产品的评价是根据《中华人民共和国产品质量法》以及国务院制定的《质量振兴纲要》和国家质量监督检验检疫总局第12号令《中国名牌产品管理办法》,国家质检总局授权中国名牌战略推进委员会统一组织实施中国名牌产品的评价工作。免检产品是依据《产品免于质量监督检查管理办法》并达到规定的产量、产值、工艺及申请品种等条件。
三者之间也是可以相互转化的,因为每一个商标的声誉和知名度是随着时间的推移或商标使用人使用情况的变化而不断变化的,明牌产品是驰名商标形成的基础,而驰名商标认定则是名牌产品寻求法律扩大保护的必经之路。明牌产品、著名商标可以逐步演化成驰名商标,而驰名商标也有可能淡化成著名商标甚至是普通商标。
三、驰名商标的认定方式
1、公众确认。美国、日本等。
对于一项驰名商标究竟具有多高的知名度才称得上是驰名商标,普遍的看法是,该商标必须在商标所标示的商品或服务交易中为众多公众所知晓。Trips协议第16条第2款规定,确认某商标是否系驰名商标,应顾及有关公众对其知晓程度,包括在该成员地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度。这条规定确定了认定驰名商标的最基本的条件,就是应考虑有关公众对其知晓程度。例如,在德国,有关商标只有当40%以上的公众知晓时,才能被认定为驰名商标;《北美自由贸易区协定》也规定,在确认某个商标是否驰名时,应考虑有关领域的公众对该商标的知晓程度,包括在一国地域内通过宣传经销而使公众知晓的程度。我国1993年7月修订的《商标法实施细则》中确认了“为公众所熟悉的商标”意指驰名商标。必须指出的是,这里所讲的“公众”并不是指一切公众,一般是指商品的经销者和使用者,即指有关领域的公众,或与该商标有正常联系的公众。不能找一些从不接触使用该商标商品的人或与此无关的人去判断商标是否驰名。
2、  司法认定。法国、德国、中国等。
驰名商标司法认定是指人民法院在一个特定的商标侵权案件中,对原告的商标是否是驰名商标通过判决书的形式予以确认。司法认定驰名商标源于一个特别的诉讼,而对驰名商标的确认请求则是作为一个特殊主张和证据出现,当法院采纳该主张和证据时,即会以判决书的形式确认该商标为驰名商标。
司法认定驰名商标主要有四种情形。一是需要对未注册却驰名在先商标的保护;二是对注册商标的跨类别保护;三是涉及域名的侵权;四是商标和商号的冲突。之所以在这几种情形下法院才认定驰名商标,就涉及到驰名商标的“超级保护”。
司法认定中国驰名商标关键在于以下两点:1、找准起诉的对象和完全符合认定规定的侵权案件;2、提供充分的证明材料,使法官采纳原告的要求,从而认定其为驰名商标。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第22条规定:人民法院在审理商标纠纷案件中,根据当事人的请求和案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。认定驰名商标,应当依照商标法第14条的规定进行。2001年7月24日施行的《关于审理涉及计算机网络和域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释〉〉第6条也有类似的明文规定。
由此可以看出,我国确立了人民法院对驰名商标进行认定、进行司法保护的审判机制,从而确定了我国驰名商标由行政机关认定转变为司法认定的双轨制认定方式,并全面实行了国际上通行的“个案认定、被动保护”的原则。
3、  商标行政主管机关个案认定。中国等。
我国《商标法》第2条第1款规定:“国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作。”《商标法实施细则》第5条第2款规定:“商标局、商标评审委员会根据当事人的请求,在查明事实的基础上,依照商标法第14条的规定,认定其商标是否构成驰名商标。”
《驰名商标认定和管理暂行规定》指出,驰名商标应具备《商标法实施条例〉〉第5条的规定的三个条件:1、是在市场上享有较高声誉;2、是为相关公众所熟知;3、是已经核准注册。
 根据《商标法〉〉第14条的规定,商标局在判定一个商标是否具备上述条件时,应当考虑的因素有:1、相关公众对该商标的知晓程度;2、该商标使用的持续时间;3、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;4、该商标作为驰名商标受保护的记录;5、该驰名商标的其他因素。
 所以根据上述规定,可以通过以下方式进行驰名商标的认定:
(1)通过国家工商总局商标局认定
需要申请认定驰名商标的,必须通过所在地省、自治区、直辖市工商行政管理局(以下简称省级工商局)报送有关材料,由各省级工商局将经过初审并签署意见的有关申请材料以邮寄方式及时报送国家工商总局商标局,最后,由国家工商总局商标局认定该商标是否驰名。
在商标注册过程中产生争议时,有关当事人认为其商标构成驰名商标的,也可以向商标局请求认定其商标驰名,此时应当提交其商标构成驰名商标的证据材料。
(2)通过商标评审委员会认定
依照商标法及条例的规定,在商标评审过程中产生争议时,有关当事人认为其商标构成驰名商标的,可以向商标评审委员会请求认定驰名商标,此时,有关当事人应当依法提交其商标构成驰名商标的证据材料。
通过商标局、商标评定委员会进行驰名商标的认定即为行政认定方式。
四、获得驰名商标的保护策略:
驰名商标认定后,由于其具有良好的市场效应,能为驰名商标所有人带来巨大的经济利益,因此,驰名商标所有人应对驰名商标精心维护。
1、加强对商标的管理、设立商标管理机构、建立健全商标管理制度。
驰名商标所有人应设立商标管理机构,并建立健全商标管理制度。商标管理制度应包括企业内部商标使用管理制度、商标档案管理、商标标识制作制度、协作单位商标使用管理制度、包装物销毁制度、与其他管理部门的工作关系制度等等。对于已注册的驰名商标,应及时续展。
2、建立防御商标与联合商标形成驰名商标防护网。
目前,我国对商标注册采取相对宽容的态度,因此,驰名商标所有人可以充分利用防御商标与联合商标的注册防御功能,从“商标”和“商品”两方面组成一个严实的保护网,最大限度地保护驰名商标。
3、慎用商标许可。
驰名商标所有人在许可他人使用其驰名商标之前,应对被许可人的经营管理水平、技术实力、资信状况、商标管理制度等有一个通盘的了解,以确保被许可人生产的产品或提供的服务质量不低于驰名商标所有人自己的质量。
4、建立健全商标监控机制。
企业在经营过程中要对其商标不时进行监控。包括两方面:其一,定期查阅《商标公告》,如发现有与自己的商标相同或近似的商标被公告,则应及时提出异议或争议;其二,经常进行市场调查,一旦发现在市场中有假冒、仿冒或有与自己的驰名商标相同或近似的商标或者企业名称或者域名,驰名商标所有人应迅速采取行动,收集证据,进行侵权分析论证,诉请工商行政管理机关或人民法院处理,并积极配合执法人员的查处工作。
5、不轻易转让驰名商标。
驰名商标所有人应确保自己对驰名商标的所有权,在与他人合资、合作、联营、合并、分立、质押借贷等过程中,要有明确的驰名商标等知识产权意识,防止辛苦积累的知识产权财产流失。
五、驰名商标与反垄断法的互动关系
首先,驰名商标保护是合法的垄断,二者的根本目的都是为了维护市场竞争机制,优化资源配置.在处理保护驰名商标和反垄断法的关系上,应适当界定相关市场;建立驰名商标企业合并审批制度;防止驰名商标的淡化.
反垄断法在市场经济国家中占有极其重要的地位,被称为“自由企业大宪章”、“经济宪法”,其基本价值就在于通过限制或破除垄断行为和不合理的限制竞争行为,保护竞争格局和竞争秩序。驰名商标常常是初始权利人为竞争目的或在竞争过程中的创造。对这种成果的保护,可以使经营者能够事先根据法律将会赋予的独占程度,比较确定地预期其技术开发和创新投资的经济回报,从而鼓励其通过技术创新增强市场竞争力,推动整个国民经济素质和国际竞争力的提高。从这一角度考虑,驰名商标和反垄断法在增进社会福利、保护公共利益这一深层次目标上是一致的。
其次,驰名商标保护与反垄断法之间又存在着冲突。虽然对驰名商标的保护是一种合法垄断权,对竞争有一定的限制,但从长远效果来看,二者是存在一定冲突的,驰名商标保护是通过保护权利人的专有权来激发人们在知识经济领域开展竞争的,其毕竟是以某种程度牺牲或限制竞争为代价的。如果权利人为了谋求私益,在行使驰名商标权利的过程中不适当地扩张了权利范围;或者凭借合法垄断地位欲进一步谋求非法垄断或竞争优势地位,那么就会和反垄断法所追求的保护社会整体利益、促进社会有效竞争的精神相冲突,构成权利的滥用,并成为反垄断法的规制对象。
由此可见,正当地行使驰名商标权利本身并不会受到反垄断法的关注,而驰名商标权利的滥用则必然会受到反垄断法的挑战。在驰名商标保护和保护竞争二者之间,很难说哪一个更重要。事实上,它们二者是互为条件,有着相同和平等的地位。一方面,驰名商标所有人因其发明创造中付出了劳动,有权通过这些发明创造或者知识在竞争中取得优势地位,甚至取得垄断地位,而且也应当有权通过合同方式将其智力成果转让给第三方,为自己获取一定的收益。但在另一方面,因为市场经济的本质是竞争,为了维护竞争,法律不应当允许知识产权所有人因其合法的垄断地位而妨碍、限制或者歪曲市场的有效竞争。而我们所关注的,就是在反垄断法的视野中,在保护正当、合法地行使知识产权的同时,又可以对驰名商标权利滥用行为加以控制。
六、驰名商标在市场打假中的运用
中国驰名商标的主要意义是对商标的“超级保护”。按照法律规定,驰名商标的保护范围比一般商标要大。认定为驰名商标,不仅可以打击跨类别的商标侵权行为,而且对使用驰名商标注册企业名称、互联网域名等特殊侵权行为也可追究责任。它甚至可以保护未在中国注册的国外驰名商标不受侵犯,同样,外国也保护未在其本国注册的中国驰名商标。
案例:
如何保护品牌企业、品牌产品的知识产权一直是社会各界普遍关心的问题之一,帅康集团通过打假,通过法院的终审判决,依据《中华人民共和国商标法》最终获得“中国驰名商标”的认定;获得法律上的保护,为实施百年品牌战略奠定了坚实的基础。
2005年,一场由帅康集团发起的“商标保卫战”终于尘埃落定。帅康集团诉中山市帅康电器有限公司企业字号侵犯商标权纠纷案由浙江省高级人民法院作出终审判决,帅康成为我国厨卫电器行业第一家通过司法途径获得“中国驰名商标”的品牌。
很多知名品牌都曾饱受商标被假冒被侵权之害,作为中国规模最大、知名度最高和美誉度极佳的厨卫家电品牌的帅康集团也未能幸免。
2004年1月,一家名为“中山帅康”的电器公司悄然在广东出现,经营范围与帅康集团基本一致。该公司成立后,既在同类产品上突出使用该字号,也使用与帅康集团注册商标相同或近似的标志,在浙江衢州、四川成都、吉林延边、北京等地销售。为此,极具知识产权保护意识的帅康集团坚决通过法院维护自己的合法权益,而“中国驰名商标”则成为帅康集团最具保护力的法律武器。
据了解,法院认为,帅康集团拥有的文字“帅康”和拼音组合商标自1994年注册以来,连续使用了十余年,并投入了巨额费用进行持续广泛的宣传,宣传范围覆盖了全国大部分地区,该商标多次被认定为浙江省著名商标,在相关公众中已享有较高的知名度和良好声誉,帅康产品的销售额逐年上升,烟机、灶具等产品国内市场占有率多年来一直名列同类产品前列,符合驰名商标的条件,依照《商标法》的有关规定,认定“帅康”为中国驰名商标。
同时,法院还认为,中山帅康将帅康集团的企业名称及驰名商标“帅康”登记为企业字号并在销售上突出使用,是一种傍名牌、搭便车的行为,其目的是借助驰名商标良好声誉为其打开市场,提高市场占有率,因此,“中山帅康”明显具有依傍帅康集团及其驰名商标之恶意,客观上极易引起相关公众对市场主体和商品来源的混淆,造成对帅康驰名商标的淡化和商业价值的降低,其行为违反了诚实信用原则和公认的商业道德,侵犯了帅康集团的合法利益,扰乱了市场竞争秩序,已构成不正当竞争。
据此,衢州中院一审和浙江高院终审均依法认定帅康商标为中国驰名商标,中山市帅康电器有限公司需变更企业名称并不得以“帅康”作为其企业字号,销毁产品、停止侵权并赔偿帅康经济损失40万元。
从实际案例看,有些商标没有被认定为驰名商标,但事实上已经驰名。现在仿冒者、侵权者盯的就是这些已经有很高知名度,还没有认定为驰名商标的商标。而且仿冒者、侵权者对法律研究和运用也更主动更有效。从这一点看,企业要想更好地维护自己的权利,应当加强自我保护。在知识产权保护法律制度还亟待完善的状况下,知名企业与其被动挨打,不如主动防御,早点为自己获得驰名商标的“护身符”,也不失为与侵权者进行博弈的办法。
2001年12月4日,新商标法生效,随着有关司法解释和《驰名商标认定和保护规定》的出台,驰名商标认定开始实行司法和工商行政部门个案认定的双轨制。无论是工商的行政认定还是司法认定都需要个案来支撑,某种意义上说,钟馗打鬼,没有鬼就成就不了钟馗,中国驰名商标认定也必须借助侵权单位这个鬼才能实现。
七、驰名商标保护中存在的几个问题及其完善
 (1)是否只有注册的驰名商标才能进行跨类保护
我们都知道,对驰名商标在不相同或不相近似的商品上进行跨类保护的理论基础是“联想理论”,即消费者在看到与驰名商标相同或相近似的商标时会误认为该商标所有人与驰名商标所有人存在某种联系,即使该商标使用在不相同或不相近似的商品上。该种使用后果重则使驰名商标退化、丑化,轻则容易使之淡化,它对驰名商标带来的致命性损害是显而易见的。制止联想,其主要目的就是要防止驰名商标所有人的商誉免遭寄生行为的损害。另一方面也是使消费者免于因联想所可能带来的混淆。但是,是否会产生联想并不以商标注册为前提,只要会产生联想,不管该商标是否注册均应受到一体之保护。《商标法》13条规定只有注册的驰名商标才能进行跨类保护,难道不注册的驰名商标就不会让人产生“联想”?《商标法》所以要如此规定,不外乎两个理由:其一,TRIPS协议是如此规定的,该协议第16条第三项对驰名商标进行跨类保护规定时表明注册商标才享有该项权利,我国作为WTO成员国自应遵守该规定;其二,它主要想为当事人到商标管理部门进行注册提供某种激励机制,以便加强对驰名商标的管理。但是,这两个理由都是难以成立的。首先,尽管我们是WTO的成员国,应全面履行TRIPS协议的有关规定,但我们要注意的是,TRIPS协议仅仅是知识产权保护的一个最低标准,只要我们的保护达到该标准就算履行了该义务,TRIPS协议并不反对各国提供更高的保护,因此,在我们为注册驰名商标提供跨类保护的同时,如果为未注册商标也提供同样保护,则既属履行了TRIPS协议的有关规定,也属TRIPS项下的自由,二者可以并行而不悖;其次,知识产权是公认的私权,当事人到商标管理部门去注册仅是对业已存在的“事实商标权”的一种确认而已,以使其获得形式上之正义,所以商标未注册并不改变其权利本身的正当性,我国商标立法从仅保护注册驰名商标到对未注册驰名商标也加以保护本身即表明了法律对事实商标权的认可和对实质正义的维护,因而,商标尽管未注册,但它并不能改变商标需要获得保护的实质正义性,对未注册驰名商标而言,任何其他经营者的擅自使用也都同样可以带来它的淡化、丑化甚至是退化,我们岂可因其未注册就无视其保护需要之存在呢?诚如一些学者所言:“无论是注册商标还是未注册商标的主体都是市场平等的经营者,它们代表的利益都是正当的,而且从某种意义上而言,未注册商标所体现的利益更具有实质上的正当性!”《商标法》为了鼓励人们注册,竟以牺牲实质正义和神圣私权为代价,不适当地以工具理性取代自然理性,该做法实不可取,因此建议对未注册驰名商标也应赋予其跨类保护的权利。
 
(2)面对恶意注册,在撤销期内未行使撤销权而使得该注册成为无可争议时,原驰名商标所有人能否继续使用其商标
《商标法》第41条规定了驰名商标所有人行使撤销权的期限,而作为除斥期间的法律效果,若驰名商标所有人在撤销期内怠于行使撤销权,则在后注册人的注册将无可争议,如此,作为一种反射利益,在后注册人即成为注册商标所有权人了。那么,此时在先驰名商标所有人能否继续使用其商标呢?《商标法》对此没有明确规定,不过,在先驰名商标所有人应当拥有该项权利,道理非常简单,因为“既然在先驰名商标所有人在商标被注册的五年内(对恶意注册的是更长的时间,如八年)可以使用,那么经过五年后,该商标的影响通常会更大,更没有理由禁止使用。如果规定五年以后,注册人便可以禁止先用人继续使用其商标,则它同样可能被注册人恶意利用——在五年内发现他人使用与自己的注册商标相同的商标而不加以制止,五年以后再加以制止,甚至追究所有人的侵权责任,这无异于鼓励当事人去侵占他人的经营信誉”,这显然不是商标法的本意。由此看来,由一般的逻辑推理我们是很容易得出驰名商标人可以继续使用其商标的结论的。
另一方面,从比较法的视角看,我们也可以从其他国家立法中找到印证,如欧盟《协调成员国商标立法第一号指令》(89/104/CEE)第9条规定:“在第1款或第2款所指的情况下,在后注册商标人不得对抗在先权利的使用,即使该权利已经不能被援引来对抗在后商标。”而本条第1项即是指在先商标人连续5年内容忍在后注册而丧失撤销权的情形。从欧盟的立法中我们可以看出,尽管在先商标人丧失了撤销权,不能再援引该权利来对抗在后注册,但在后注册人也不能对抗他人的在先使用。一号指令明确地以“在先权”的形式赋予了在先商标继续使用的权利。除欧盟外,其他国家,如德国《商标法》22条、美国《商标法》第1115条也都有相似之规定。我国《商标法》对此没有做出规范可能是一种疏忽,但如果不做出明确的规定,它极易导致注册人和在先驰名商标所有人之间的纷争,因此建议在将来修改《商标法》时能增加一个“在先权”制度以避免当事人不必要的纠纷。
(3)驰名商标所有人行使撤销权后,能否就撤销期间注册人使用商标的行为主张不当得利返还请求权
对该问题,我国《商标法》也没有做出明确规定,但驰名商标所有人应当拥有此项权利。所谓不当得利,它指的就是“无法律上的原因而受到利益,致使他人受损害的事实”。不当得利的构成要件一般有三:1、一方获有利益;2、一方获得利益而致使他人受到损害;3、获得利益没有法律上的原因。结合注册人在撤销期间使用与驰名商标相同或近似商标来看,它显然符合前述不当得利的三个构成要件:
首先,一方获有利益。注册人可以不经在先驰名商标所有人的许可,在不向其缴纳许可使用费的前提下即能使用他人的商标,这是以注册人本应减少之财产而无须减少所表现出来的财产利益的消极增加,它是当事人获得利益的一种表现形式,更何况,注册人因使用他人驰名商标通常可以获取丰厚的利润,获得财产利益的积极增加,因而,一方获有利益的要件显然成立;
其次,一方获有利益而致使他方受到损害。注册人在相同或相似商品上使用与驰名商标相同或相似商标时比较容易理解,因为它属于普通的“假冒”或“仿冒”行为,当在后注册人有前述行为时,其商品往往容易和在先驰名商标所有人的商品形成竞争关系,使在先驰名商标所有人的产品销售量下降而受到损失,惟独当注册人将商标使用在与驰名商标商品不相同或不相近似的商品上、不易和驰名商标所有人的商品形成竞争关系时,则除非该种使用已使在先驰名商标淡化或丑化,否则,很难称得上有损失。那么,此时注册人的使用行为是否就不构成不当得利了呢?答案是否定的。不当得利有“给付不当得利”和“非给付不当得利”两种,前者系基于给付而成立,后者则基于其他事由(如侵害他人权益,基于法律规定或自然事件)而成立,而“非给付不当得利类型,其所谓受到利益致他人损害,基本上系指取得依权利内容归属于他人之利益。如物之使用收益,为所有权之内容,归属于所有权人(权益归属或财货归属),若某人无权占住他人的房屋,使用他人汽车或擅在他人墙壁上悬挂广告,均系取得属于他人之权益,即属受利益致他人受‘损害’,至于所有人是否有出租、使用房屋、汽车或墙壁之计划,在所不问。”当然,使用他人知识产权的行为,因知识产权客体表现为信息,具有无形性,可以为多人同时占有使用,因此知识产权不可能构成给付不当得利,而只能是非给付不当得利。注册人在不相同或不相近似的商品上使用与在先驰名商标相同或相近似的商标,即使不会导致驰名商标的丑化或淡化(如注册人的商品和在先驰名商标商品质量相当,甚至高于在先驰名商标商品的情形,也同样构成对驰名商标所有人利益的损害,因为对驰名商标的使用收益为商标权的内容,它专属于商标权人,即使权利人本身无意在不相同或不相近似的商品上使用该商标,但任何第三人的使用均系取得应归属他人的权益,即属受利益而致他人受‘损害’。因此,纵使注册人在不相同或不相近似的商品上使用与他人的在先驰名商标相同或相近似的商标时,也同样是可以构成对驰名商标所有人的损害的;
第三,一方受有利益而没有法律上的原因。对该要件的说明可能要比前两个要件的说明显得更加曲折,因为从表面上看,在撤销期间只有注册人才是“合法”的商标权人,而在后注册被撤销前注册人属于使用自己的商标,怎能说没有法律上的原因呢?这仅仅是问题的表象,只要稍加分析就能得出正确的答案。驰名商标即使还没有注册,但从其驰名之日起即应当已经开始享有商标专用权了,否则,驰名商标所有人凭什么要求撤销他人的注册行为呢?其请求权基础何在?实际上,我们说要对驰名商标加以特别保护,更多意义上也就是指对未注册驰名商标的保护,即只要该商标已经开始驰名,尽管它还没有注册,我们也应当将它如同注册商标一样保护了。这种保护从“行”的方面看,是只有驰名商标所有人才能享有该商标的排他性使用权,而从“禁”的方面看则是驰名商标所有人不但享有禁止他人擅自注册的权利,同时还如同注册商标一样享有禁止他人未经许可而擅自使用的权利,享有制止他人对驰名商标实施侵权甚至是以商标权人的身份提起侵权诉讼获得法律救济的权利。
既然未注册驰名商标所有人从商标驰名时起即自然地获得了商标专用权,我们当然就不能同时认为在后注册者也同样享有商标权,恰恰相反的是,在后注册本身才应视为是违法,因为它侵害了专属于驰名商标所有人的注册权。既然注册行为是不合法的,则注册人其后的所有利用商标及因此而获利的行为都应属于是没有法律上原因的行为,注册人因此获得的利益即应属于是不当得利,理应返还给在先驰名商标人。我国《商标法实施条例》印证了笔者观点的正确性,该条例第36条明确规定:“依照商标法第41条规定撤销的注册商标,其专用权视为自始不存在。”既然驰名商标所有人的撤销行为可以溯及到注册之初,那么注册人在撤销期间的使用属于无权源的使用,其因此而获利属于无法律上的原因就显而易见了。
    从上述分析中我们可以看出,注册人在撤销期间使用驰名商标的行为完全符合不当得利的构成要件,驰名商标所有人是可以基于此而向注册人主张返还不当得利的,但这里仍有个需要解释的问题是,我国《商标法实施条例》第36条的后半部分规定“有关撤销注册商标的决定或裁定,对在撤销前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定,工商行政部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定,以及已经履行的商标转让或者使用许可合同,不具有追溯力;但是,因商标注册人恶意给他人造成损失的,应当给予赔偿”,前述有关规定是否意味着对在撤销期间在后注册人使用行为所构成的不当得利也同样不具有溯及力呢?前面所得出的在先驰名商标所有人有主张不当得利返还请求权的结论是否与该条规定相矛盾的呢?我们不认为如此,其理由是实施条例之所以规定已经履行的商标转让或许可使用合同不具有溯及力,那是因为该类合同本身不具有返还性,已经履行的商标许可或转让合同就如同一般的消费合同或租赁合同一样,具有即时消费性,当合同一经履行后往往是难以发生逆转,也正是该类合同本身的不可回复性,我们的民法中同样有对已经履行的租赁合同即使合同后来被撤销了,但对已经履行的部分不具有溯及力的规定。这类合同不具有溯及力是由其本身性质所决定着的,但《商标法实施条例》的该条规定并没有说对在后注册人使用他人驰名商标构成的不当得利也不具有溯及力!实施条例规定已经履行的商标转让或许可合同不具有溯及力是为了维护既成事实的合同的需要,再说作为被转让人或被许可人,他们在支付转让或许可费时他们是从注册人处获得了代价的,即他们或者获得了商标的所有权,或者是取得了商标的使用权,因此维护原合同的效力对相对人而言并无任何害处,而在这种情况下真正受损失的则恰恰是驰名商标所有人,本应由其获得的转让费或许可费却被无权源者——注册人所获取,既然在注册人和驰名商标所有人之间出现了利益失衡,且在此场合亦不存在不可逆转的事由,当然也就没有“不具溯及力”适用的余地了。出于公平,注册人返还不当得利却属天经地义,至于说对人民法院或工商行政部门作出并已执行的商标侵权案件不具溯及力,一方面固然是出于维护既存法律秩序的需要,避免因一个法律环节出了问题而导致整个法律关系的动荡;另一方面,从法理上看,在后注册人尽管因其本身注册不合法而使其不能取得商标权,但他依然可以基于“占有”人的身份就他人的侵权行为提起诉讼以维护该商标的权益,况且,只要第三人的行为确实构成侵权,即使注册人不提出侵权诉讼,驰名商标人自己同样也可主张侵权,而不管谁提起该诉讼对侵权者而言没有任何的不同,他均要承担同样的侵权责任《,商标法实施条例》规定这种情况不具溯及力的根本道理就在于此。但不管怎么说,这依然不会改变在后注册人不当得利的事实,驰名商标人和注册人之间的利益错致仍继续存在,需要法律的矫正。因此,驰名商标所有人向注册人主张不当得利返还请求权是不应受到溯及力的影响的。
另外,我们还需要注意到,不当得利请求权的一个特点就是它不以过错为要件,因此,如果注册人是基于善意而注册,在撤销期间也属于善意使用,此时尽管在先驰名商标所有人不能主张侵权损害赔偿请求权,但他依然可以主张不当得利返还请求权,这是由不当得利制度和侵权责任制度功能上的差异决定着的;相反,如果注册人是基于恶意注册并使用,则在该行为上同时成立侵权损害赔偿请求权和不当得利请求权,依民法一般理论,在请求权发生竞合时,当事人可择一行使。也就是说在故意注册并使用的场合,驰名商标所有人可在主张侵权损害赔偿请求权与不当得利之间加以选择,行使一者,另一者即行消灭。但这里有一个问题是,如果当事人选择不当得利请求权,他究竟可以在多大范围内主张返还?对此,在学说上通常有两种见解:一种认为仅应当返还使用他人知识产权时所应支付的对价,即相当于许可使用费;另一种则认为,除了要返还使用他人知识产权所应支付的对价外,还应将因此而获得的利润一并返还。我们赞同后一种观点,因为不当得利制度的根本目的就在于剥夺受益人无法律上原因获得的利益,只要受益人保有利益不具备法律上的正当性就应当返还。在这里惟要作出区分的是,侵害人所获得的利润中可能并非全部源于对知识产权的使用,也还可能经常源于侵害人本身的投资和其他技能的使用,因而在请求返还不当得利时,应对这二者各为评价,权利人只能要求返还属于其应得的那部分,即只能要求返还直接源于知识产权的收益部分,否则就难免造成对侵害者新的不公平. 
 
     
 
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